Rozszerzenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Nowelizacja ustawy – prawo własności przemysłowej („pwp”) rozszerzyła krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie ze zmienionym art. 296 ust. 3 pwp z roszczeniami można wystąpić również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Warto zauważyć, że powyższego przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:usługodawców świadczących usługi mere conduit, cachingu i hostingu.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu zmienianej ustawy: „Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału [Trybunał Sprawiedliwości Unii Eurpejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”) – przyp. JB] z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528) (….)”. Polski ustawodawca wprost wskazał na konieczność dostosowania polskich przepisów do wyroku Trybunału.

W pierwszej kolejności należy jednak zauważyć, że w przytoczonym wyroku TSUE analizował pojęcie „pośrednika”, natomiast polski ustawodawca posłużył się określeniem „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”. Zmiana nie jest przypadkowa, ponieważ pierwotny projekt nowelizacji miał zakładać użycie pojęcia „pośrednika”, od czego jednak odstąpiono.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że polskie przepisy zakreślają szerszy krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, albowiem za taką „osobę” można uznać również inne niż pośrednik podmioty uczestniczące w łańcuchu sprzedaży (naturalnie pojawia się pytanie chociażby o dostawców itp.). Mając na uwadze bardzo ogólne określenie („osoba”), w celu poszukiwania ewentualnych wskazówek, jak rozumieć to pojęcie, w pierwszej kolejności warto, mimo wszystko, przeanalizować wyrok TSUE, który stanowił podstawę wprowadzenia polskiej nowelizacji.

W wyroku w sprawie C-494/15 Trybunał stwierdził, że aby dany podmiot gospodarczy mógł zostać zakwalifikowany jako „pośrednik”, należy wykazać, że świadczy on usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania jednego lub szeregu praw własności intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby, by utrzymywał on z tą osobą lub z tymi osobami szczególny stosunek (zob. podobnie wyrok z dnia 27 marca 2014 r., UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, pkt 32, 35). Podkreślono również, że okoliczność, czy udostępnianie stanowisk handlowych dotyczy rynku elektronicznego online, czy istniejącego fizycznie placu targowego, takiego jak hale targowe, jest w tym względzie bez znaczenia.

Definiując pojęcie „pośrednika” TSUE odwołał się do swoich poprzednich orzeczeń dotyczący handlu elektronicznego, w których analizowano pojęcie pośrednika. Trybunał orzekł wówczas, że dostawca dostępu, który ogranicza się do umożliwienia dostępu do Internetu, bez oferowania innych usług lub sprawowania kontroli, świadczy usługę, która może zostać wykorzystana przez osobę trzecią do naruszania praw własności intelektualnej, i należy go zakwalifikować jako „pośrednika” (zob. podobnie postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., LSG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, EU:C:2009:107, pkt 43; wyrok z dnia 27 marca 2014 r., UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, pkt 32).

Przenosząc rozważania z zakresu handlu elektronicznego na grunt handlu tradycyjnego, TSUE stwierdził, że bez potrzeby określania, czy inne podmioty świadczące usługi, takie jak podmioty wymienione hipotetycznie w postanowieniu odsyłającym, dostarczające energii elektrycznej podmiotom popełniającym naruszenia, zostają objęte zakresem zastosowania art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, należy stwierdzić, że w każdym razie podmiot gospodarczy, który świadczy osobom trzecim usługę dzierżawy lub poddzierżawy miejsc na placu targowym, dzięki której to usłudze osoby te posiadają dostęp do tego placu i oferują na nim sprzedaż towarów będących podróbkami towarów markowych, należy zakwalifikować jako „pośrednik[a], z usług któr[ego] korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu. Trybunał ostatecznie orzekł, że zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Fragment: „(…) bez potrzeby określania, czy inne podmioty świadczące usługi, takie jak podmioty wymienione hipotetycznie w postanowieniu odsyłającym, dostarczające energii elektrycznej podmiotom popełniającym naruszenia (…)” jest największym mankamentem wyroku TSUE. Trybunał zaniechał bowiem wskazania, który z podmiotów – innych niż dzierżawca – może zostać uznany za pośrednika. Akurat ta kwestia, z uwagi na wieloetapowość procesu sprzedaży, ma niebagatelne znacznie praktyczne.

TSUE, nie formułując jednoznacznej definicji „pośrednika”, pozostawił tę kwestię ciągle otwartą. W związku z powyższym pojęcie „pośrednika” zdaje się odpowiadać bardzo ogólnemu pojęciu „osoby”, a orzeczenia TSUE, mimo iż dotyczą pośredników, aktualne również w stosunku do „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”. Posłużenie się przez polskiego ustawodawcę innym pojęciem nie wprowadza więc – jak na razie – jakościowej zmiany. Jak na razie, dlatego, że definicja „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy” będzie uszczegółowiana przez orzecznictwo sądów powszechnych na bazie konkretnych przypadków, które może odbiegać od linii orzeczniczej TSUE.

Jakub Boruczenko, aplikant radcowski

kancelaria@forystek.pl